DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR

Por la Dra. Elsa M. Álvarez Rúa, Profesora Adjunta de Derecho Internacional Público (UBA)

El MERCOSUR, es aún en un incipiente proceso de integración, y como tal se encuentra transitando el difícil camino de convertirse en una realidad. Todos los temas que entran dentro de la órbita de su competencia, presentan aspectos o cuestiones que requieren de un proceso de armonización de las legislaciones estaduales. En este trabajo presentamos nuestra posición, respecto de la situación en que se encuentran los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente lo referido a la protección de las marcas y de las patentes.

En especial, analizaremos:

(i)Las razones que justifican o determinan la necesidad de armonizar las leyes de los países del MERCOSUR en relación a cada uno de los aspectos vinculados a la protección de las marcas y las patentes que, en principio hemos considerado deben ser armonizados y

( ii )Cuál debería ser el criterio orientador a regir esta armonización en materia de protección marcaria y patentaria entre los países del MERCOSUR, principalmente los intereses y principios jurídicos que deben conciliarse o que deben prevalecer.

1)

1. I.- INTRODUCCION

Para responder a esta primer cuestión deberíamos previamente realizar una breve reseña que nos permita establecer un marco de referencia respecto de qué es el MERCOSUR, cuáles son sus objetivos y cuáles sus perspectivas.

A tal efecto, creemos conveniente recordar que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han comenzado un proceso de integración con perspectivas a la creación de un mercado común que reconoce como su más remoto antecedente la Declaración argentino-brasileña de Foz de Iguaçú de 1985, que creó una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración.

Esta declaración fue seguida de otros documentos de carácter integracionista suscriptos entre Argentina y Brasil, estos estados entendieron que era conveniente para la región incorporar en sus negociaciones a Paraguay y Uruguay, y así lo hicieron lo que cristalizó con la firma del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991.

Este tratado expresa en su preámbulo que su objetivo es acelerar los procesos de desarrollo económico de los estados partes, y para lo cual las partes constituyeron un Mercado Común denominado MERCOSUR ( art. 1º).

Complementan ese acuerdo, entre otros instrumentos internacionales suscriptos por las partes, los cinco Protocolos Anexos; el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias del 17 de abril de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994.    

El Tratado de Asunción crea el MERCOSUR con base en los siguientes propósitos y principios:

-           La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente.

-           El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos-comerciales, regionales o internacionales.

-           La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes; de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados Partes;

-           El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

No obstante, la manifestación de los estados de su decisión de “ ... constituir un Mercado Común... “ ( art. 1º), esto no se concreta ni con el Tratado de Asunción ni con el Protocolo de Ouro Preto , “... el que se limita a ser un instrumento jurídico-institucional que facilita el camino hacia esa meta, permitiendo actuar al MERCOSUR como una zona de libre comercio plena y una unión aduanera incompleta..” [1]

La evolución de la estructura organizacional del MERCOSUR, que produjo el Protocolo de Ouro Preto , para adecuarlo a los requerimientos de una unión aduanera requiere, para continuar su avance integracionista, de una firme decisión política, de la eliminación de las trabas burocráticas y de la aceptación de los Estados partes de crear órganos supranacionales, a cuyo efecto aquellos que aún no prevén en su derecho interno ni la supremacía de las normas internacionales sobre las nacionales ni la delegación de la competencia, deberán adecuar sus constituciones a tal efecto.

1. II.- ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

1.II . a. Justificación

Tal como se ha puesto de manifiesto precedentemente, uno de los principios en que se funda la constitución del MERCOSUR es la armonización de las legislaciones internas en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Lo primero que debemos destacar es que sólo deberán armonizarse las normas referidas a aquellas cuestiones que incidan en el proceso de integración.

En consecuencia, el primer interrogante que debemos plantearnos es si la legislación marcaria y patentaria se encuentra comprendida dentro de aquellas que se consideran “áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.

Ya hemos manifestado que el Tratado de Asunción tiene como objetivo primordial “ ... acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social...” (preámbulo). Los derechos de propiedad intelectual, en especial de la propiedad industrial se encuentran inescindiblemente unidos al desarrollo económico , y a la justicia social .

El Tratado de Asunción también menciona en el preámbulo que sus miembros están convencidos de la necesidad de promover el desarrollo científico tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Todos estos aspectos: desarrollo científico y tecnológico, modernización de las economías, calidad de bienes y servicios, mejora en la condiciones de vida, también están inescindiblemente unidos a los derechos de propiedad industrial.

Por su parte el artículo 1º del Tratado de Asunción establece que para posibilitar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países deben eliminarse, entre otros, las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. La falta de armonización, o de protección en algunos aspectos de la propiedad industrial pueden constituirse en restricciones no arancelarias.

La armonización de las normas relativas a la propiedad industrial ayudaría a reducir los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, como también evitaría las posibles distorsiones, y favorecería las inversiones.

1. II.b . Criterio orientador.

La armonización de las normas en los aspectos de la propiedad industrial deben tener en cuenta:

-           los derechos e intereses de los titulares

-           los derechos e intereses de los usuarios

-           la promoción de la creación y la innovación tecnológica

-           la transferencia y difusión de la tecnología

-           el bienestar social y económico

-           el equilibrio de derechos y obligaciones.

1. II. c- Cuestiones a armonizar.

Señalaremos en este apartado las cuestiones que resulten de mayor trascendencia para cumplir, básicamente, con las razones de justificación de la armonización, como también con los criterios orientadores mencionados precedentemente, que a nuestro entender comprenderían:

-           delimitación del objeto de la protección.

-           determinación de excepciones a los derechos exclusivos,

-           agotamiento de los derechos e importaciones paralelas,

-           licencias obligatorias,

-           equiparación de todos los plazos,

-           obligatoriedad de uso,

-           equiparación de causales de nulidades,

-           eliminación de legalizaciones en documentos y firmas.

-     adopción, por parte de Brasil, del Nomenclador Internacional de marcas

2)Avances en la armonización.

Existen temas en loa que el proceso de armonización no ofrecerá tantas dificultades pore existir algún grado de avance mediante otros tratados, a saber:

   - 2.I Derechos de autor:

                                                                                                             

La armonización de la legislación, en los temas de derecho de autor, de los países miembros del MERCOSUR se encuentra facilitada por la circunstancia que los Estados partes se encuentran adheridos al Convenio de Berna para la Protección Literaria y Artística y al Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radio Difusión.

Además el 1º de diciembre de 1994 se concluyó un Acuerdo específico sobre Derechos de Autor, Conexos y Afines, mediante el cuál se llegó a una normativa básica en materia de protección de éstos derechos, que se aprobó -para su posterior ratificación- en la reunión de Presidentes y del Consejo de Mercado Común realizada en la ciudad de Ouro Preto .

      Este Acuerdo establece como principios generales:

-           Protección Ampliada

-           Cumplimiento de Convenios Internacionales.

-           Trato Nacional.

-           Cláusula de la Nación más favorecida.

-           El Agotamiento del Derecho.

      Ciertos temas que no aborda el Acuerdo, tales como la represión de la piratería, o la problemática especial del software, o la resolución de controversias serán resueltos con la aplicación del TRIP´s .

      2. II Marcas.

Este aspecto de los derechos de propiedad intelectual ha sido especialmente abordado en el Protocolo de Armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

    

Este Protocolo, que ha sido ratificado por Paraguay en Agosto de 1996 y por Uruguay en diciembre de 1998, y entrará en vigencia cuando los cuatro estados partes lo ratifiquen y depositen formalmente los documentos de ratificación, establece, entre otros temas:

-           la definición de marca y de los signos han de ser considerados como tales.

-           La observancia de la Convención de París y del TRIP’s

-           El tratamiento nacional

-           La dispensa de legalización

-           El derecho de prelación

-           Plazo de registro y renovación

-           Agotamiento del derecho sin indicar si es nacional, regional o mundial

-           Caducidad por falta de uso

-           Clasificación Internacional de productos y servicios.

-           Prohibición de registrar como marca indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Este Protocolo no propone la armonización total, sino tan sólo establecer un mínimo de protección en los temas que mayor incidencia pudieran tener en el funcionamiento del MERCOSUR, dejando la posibilidad a los estados miembros de conceder una protección más amplia siempre que no sea incompatible con las normas y principios del Convenio de París ni del TRIPs .

                                                                                                       

     2. III Dibujos y Diseños Industriales

  

La armonización normativa en la protección de este derechos de la propiedad intelectual devendría a través del Convenio de París, y por lo tanto están sujetos al principio de tratamiento nacional, derechos prioritarios y demás disposiciones de este convenio, y por los dos únicos artículos del acuerdo Trip ’s que se refiere a ellos, el 25 que define los requisitos y el 26, que establece el alcance de los derechos de exclusividad y las excepciones que se admiten.

Estas normas no son suficientes para solucionar las disparidades de las legislaciones nacionales, es una tarea pendiente en el MERCOSUR la armonización de estos derechos.

      2.IV . Patentes

Finalmente en el tema de patentes si bien el acuerdo TRIP’s sólo establece estándares mínimos, dejando a los estados la libertad de legislar sobre variados aspectos de la propiedad intelectual, no podemos dejar de reconocer que es uno de los pilares sobre los que se ha de apoyar la armonización legislativa del bloque.

Además de esa armonización, sería realmente importante que se decidiera la creación de una oficina supranacional que tuviera a su cargo el otorgamiento de una patente comunitaria, quizá bajo el modelo de la Patente Europea, dado los beneficios que tienen tanto el escaso número de países miembros del MERCOSUR como de idiomas.

Entre los principales aspectos a armonizar, y con el objetivo de crear mecanismos que favorezcan el bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones de productores y usuarios, se podría mencionar los relativos a:

-           patentibilidad ,

-           agotamiento de los derechos,

-           licencias obligatorias,

-           duración.

3) Incidencia y los efectos de la actual estructura institucional del MERCOSUR en todo ejercicio de armonización en materia de propiedad intelectual.

3)I Actual estructura institucional

Con la entrada en vigencia del Protocolo de Ouro Preto , el MERCOSUR adquirió el carácter de persona jurídica internacional ( art. 34), aunque carente de las facultades propias de las Organizaciones supranacionales del Derecho Comunitario.

La estructura orgánica del MERCOSUR se integra con el CONSEJO DE MERCADO COMUN, el GRUPO MERCADO COMUN, la COMISION DE COMERCIO, el FORO CONSULTIVO ECONOMICO SOCIAL, la COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA y la SECRETARIA.

Los tres primeros órganos tienen capacidad decisoria de naturaleza intergubernamental. El Foro Consultivo y la Comisión Parlamentaria, tienen funciones consultivas y recomendatorias que no responden a las características de la supranacionalidad, y ni siquiera se asemejan, en el caso de la Comisión a las clásicas de los Parlamentos, lo que es lógico dada su naturaleza. La Secretaría, como en toda organización internacional, es simplemente un órgano de apoyo operativo.

Surge entonces del Protocolo que los tres órganos permanentes que crea poseen voluntad autónoma que obliga a los Estados miembros, así ocurre con las decisiones del Consejo ( art. 9), las Resoluciones del Grupo ( art. 15) y las Directivas de la Comisión ( art. 20). Esto contribuyó a afirmar la personería jurídica del MERCOSUR, pero sin embargo no se avanzó al siguiente escalón de los procesos de integración, puesto que según las disposiciones mencionadas los que resultan obligados son los Estados, que deberán tomar las providencias necesarias para que las resoluciones, decisiones y directivas se apliquen dentro de sus territorios, pero estas no obligan dentro del espacio del futuro Mercado Común, ni son prevalentes . El sistema de decisiones continúa siendo por consenso y con la presencia de todos los Estados partes.

El MERCOSUR aún después de Ouro Preto carece de un órgano jurisdiccional permanente y con poder de decisión vinculante para la solución de controversias.

Para que se concrete el proceso integracionista es necesario que se establezca un sistema jurisdiccional, con tribunal permanente, jurisdicción obligatoria y poderes supranacionales.

Pero, como bien manifiesta Ernesto O’Farrell “... y si bien la integración de nuestros países basada en un derecho comunitario, parece un atractivo propósito, es en definitiva un proyecto de gran complejidad, expuesto a dificultades de todo tipo, que sólo pueden irse superando progresivamente.” 2

3)II

A continuación analizaremos algunas cuestiones de orden práctico, de gran interés en caso de la entrada en vigencia del Protocolo de Marcas, a saber:

a)¿Cuál sería su efecto en cada uno de los países ( e.g ., aplicación directa, efecto directo (autoejecutoriedad), jerarquía normativa en cada país, invocabilidad ante tribunales locales, ejecutibilidad o invocabilidad por un estado o un particular frente a otro estado en caso de ese último país no lo respetara, aplicara o implementara).

b) ¿Qué puede hacer un particular frente (i) a la omisión de un estado miembro en implementar la Decisión 8/95 (el Protocolo), esto es, en adecuar su legislación interna de marcas o dictar legislación incorporando sus normas y principios; ( ii ) a una disposición de la legislación que supuestamente pretende incorporar el Protocolo .que resulte contraria (1) al Protocolo y (2) al Tratado de Asunción?

c) ¿Podría un particular invocar una disposición del Protocolo para anular o dejar sin efecto un norma de derecho interno contraria al Protocolo?

d)¿ Cuál sería la instancia jurisdiccional que tendría un particular a su disposición en cualquiera de los casos o supuestos mencionados en los puntos a) y c) precedentes?

   

El MERCOSUR se constituye mediante la formalización de tratados de los regulados por el derecho internacional público y no contiene, en ninguno de los acuerdos ni protocolos, disposiciones que indiquen como deben de ser incorporados dichos instrumentos en los derechos internos de cada uno de los Estados Partes.

En consecuencia, “... la solución respecto de la validez de interna del “derecho primario” del MERCOSUR hay que buscarla entonces, dado el actual marco institucional del mismo, en las prescripciones y jurisprudencia de los respectivos ordenamientos nacionales de los estados partes, referidos a la aplicabilidad interna del derecho internacional público.

En la Argentina, los tratados internacionales son ley suprema de la Nación ( art. 31CN), y tienen jerarquía superior a las leyes ( art. 75, inc .22CN). Esta postura es también reflejada en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cuál está claramente orientada en el entido de la aplicación del derecho internacional.

En Paraguay forman también los tratados internacionales parte del ordenamiento legal interno ( art. 141, Constitución Paraguay, CP) y tienen jerarquía superior a las leyes ( art. 137, CP.

En Brasil, por el contrario, la Constitución de 1988 no se pronuncia sobre la relación de ambos ordenamientos jurídicos. Con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la misma se ha inclinado en numerosas oportunidades, al menos en el ámbito del GATT, a favor de la aplicabilidad directa de normas de derecho internacional.

Finalmente, en Uruguay, la Constitución tampoco hace referencia a la relación de ambos ordenamientos jurídicos. Con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la misma no favorecía la aplicabilidad directa de las convenciones internacionales, ya que estas últimas “... no constituyen reglas concretas de derecho positivo, sino obligación de legislar...” 3 es decir, de un compromiso de adopción de normas. No obstante ello es posible encontrar decisiones de tribunales inferiores en sentido contrario.” 4   

En conclusión, en Argentina y Paraguay los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la legislación nacional interna. “ En Brasil, por el contrario, la jurisprudencia del Supremo Tribunal estableció que, en caso de antinomia, el tratado internacional pierde eficacia (aún cuando no se deroga), prevaleciendo la ley general posterior, las disposiciones especiales del tratado internacional no son afectadas por la ley general posterior 5 (es decir tienen en definitiva rango legal).” 6 En Uruguay, los tratados pueden ser derogados por ley posterior. En los cuatro países las disposiciones constitucionales mantienen supremacía frente al derecho internacional.

a)        El Protocolo sobre marcas, de acuerdo al procedimiento para su ratificación, establecida en los artículos 26 y 28, es un tratado de derecho internacional público, sujeto a las consideraciones precedentemente vertidas, eso significa que en el caso de Argentina y Paraguay se podrá exigir ante los tribunales locales, la aplicación directa de las normas operativas, mientras que en Brasil, se podrá invocar pero la decisión jurisprudencial puede no ser favorable, en tanto que en Uruguay no se va a hacer lugar a la petición.

La ejecutibilidad o invocabilidad del Protocolo por un estado o un particular frente a otro estado en caso de ese último país miembro no lo respetara, aplicara o implementara, se llevará a cabo conforme lo establecido en el artículo 25 del Protocolo, es decir mediante las negociaciones directas, y si estas fracasaran mediante los mecanismos de solución de controversias vigentes en el MERCOSUR.

No obstante lo expresado, debemos considerar que ciertos principios de derecho internacional público, como el pacta sunt servanda regulado, entre otros, en el artículo segundo de la Carta de la Naciones Unidas, estaría obligando a los estados partes a cumplir con el objeto y fin del Protocolo.

b)        La normativa vigente no brindar al particular, en forma directa, la posibilidad de accionar ante las situaciones planteadas.

c)        Un particular podrá invocar una disposición del Protocolo para anular o dejar sin efecto una norma de derecho interno que es contraria al Protocolo, pero en principio y por las consideraciones previamente vertidas el caso sólo tendrá acogida positiva en principio en los tribunales de Argentina y Paraguay, tal vez en Brasil pudiera llegar a una solución similar, pero no sería el caso de Uruguay.

d)        La única instancia jurisdiccional que tienen los particulares es la de los tribunales internos de los estados.

4) Un caso hipotético

El titular de una patente de producto argentina invoca su patente para impedir la importación a Argentina del producto (reivindicado en la patente argentina) que él mismo puso en el comercio (por sí, o a través de un licenciatario ) en el territorio de otro estado miembro del MERCOSUR en el que:

(i)                    la legislación vigente excluía o prohibía el patentamiento de la invención en cuestión 7 ;

(ii)                  la oficina de patentes no ha concedido la patente (respecto de ese mismo producto o invención) por estimar que no se habían reunido los requisitos de patentibilidad que requería la legislación vigente;

(iii)                 se ha concedido una patente, pero en virtud de urgentes requerimientos sociales o públicos, el gobierno de ese país ha impuesto precios máximos (temporarios) lo que determina que el producto allí comercializado sea sustancialmente más barato que aquel que el titular de la patente Argentina comercializa en la República Argentina.

Entendemos que en este caso el juez argentino deberá considerar válida la importación, y no hacer lugar a la petición planteada.

A pesar que no se ha regulado sobre el agotamiento de los derechos, la decisión debería contemplar que, si bien el titular de la patente está amparado por una norma constitucional, dicha protección tiende a no privar al inventor de la titularidad de su creación ni de los frutos que pudiere obtener de su comercialización, como en el caso de marras el titular de la patente continúa en el uso y goce de ambos derechos, no podría válidamente invocar su patente para impedir la importación.

A lo que debería agregarse, que el Tratado de Asunción obliga a permitir la libre circulación de los bienes y servicios, y a eliminar las restricciones no arancelarias.